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5년동안 사용한 상호인데...

작성자
admin
작성일
2018-08-07 06:23
조회
297


A는 5년 전 '00골'이란 상호로 한식당을 시작하였다. '00골'은 계속적으로 블로거 들 사이에 맛집으로 입소문이 나기 시작하였고, 최근 몇 차례 주요 방송국의 맛집으로 선정되어 방송되었으며, '미슐랭가이드'에 선정될 수 있는 맛집으로 소문이 나기 시작했다.

 

A는 최근들어 '00골'의 지점 설립을 검토고 있는데, 아직 '00골' 상표를 등록하지 못한 상황이었다.

서둘러 A는 2017년 1월에 상표 출원을 하였으나, B라는 자가 이미 '00골' 상표를 2016. 12.월에 등록을 마친 상황이었다.

 

수소문한 결과, B는 식당운영업자는 아니고 '00골' 한식당이 유명해지자 상표검색을 통해 아직 출원되지 않았음을 확인하고 선점한 것으로 파악되었다.

 

A는 어떠한 법률적 조치를 취할 수 있을 것인가?

 

 

 

우리 상표법은 취소 심판에 대해 아래와 같이 규정하고 있습니다.

상표법 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
  1. 제92조 제2항에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우
 

상표법 제92조(타인의 디자인권 등과의 관계)

② 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

 

부정경쟁방지 및 영업비밀보호를 위한 법률(이하, ‘부정경쟁방지법’이라 합니다)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
  1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
차. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

 

위와 같은 규정에 따를 때, A의 '00골' 상호가 상당한 투자나 노력을 만들어진 성과에 해당하는 경우 상표법 제119조 제1항 제6호에 따른 상표등록취소청구가 가능할 것으로 사료됩니다.

 

먼저 부정경쟁행위에 해당하는 지 살펴보도록 하겠습니다.

 

등록상표권자가 상표를 등록한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목, 즉 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위해 무단 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당하는 경우, 이는 상표등록취소 사유에 해당합니다.

이에 부정경쟁행위를 이루는 각 요소를 세부적으로 검토하겠습니다.

 

1) 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등

 

이 때 타인은 경쟁자가 아닌 타인이라는 용어를 선별하여 사용한 입법 취지 및 부정경쟁방지법 제1조, 제2조 제1호 가, 나, 다, 바, 아, 자목에서도 타인이라는 용어가 사용되고 문언해석상 해당 조항들 역시 경쟁자에 국한된다고 보기 어려운 점을 고려할 때, 경쟁자에 한정되지 아니합니다.

나아가 성과 등이란 유체물에 한정되지 아니하므로 무체물도 포함하고, 기술적 성과는 물론 고객에 대한 이미지, 비즈니스 모델이나 비즈니스 플랫폼, 고객 데이터나 고객 네트워크 같은 경영적 성과도 포함할 수 있습니다.

 

2) 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용

 

‘사용’은 타인의 성과를 본래 목적에 따라 영업활동에 이용하거나, 연구, 개발사업 등에 활용하는 등으로 기업 활동에 직, 간접적으로 이용하는 행위라고 할 수 있습니다.

이때 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는지 여부는 거래 관행이나 사회적 효용을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하고, 정당한 경쟁을 촉진하거나 그 분야 표준의 성과 등을 사용하는 것은 해당하지 않습니다.

 

나아가 자신의 영업을 위하여 무단 사용하는 것이 아닌, 공익이나 다른 목적을 위한 사용 역시 위 요건을 충족한다고 볼 수 없습니다.

 

3) 타인의 경제적 이익 침해

 

여기서의 경제적 이익이란, 재산상 손해를 의미하고 정신적 손해는 포함하지 않으나 성과물 등과 관련된 영업상 이익으로 유형의 이익은 물론 명성, 신용, 고객 흡인력, 영업가치, 기술상 또는 영업상 정보와 같은 무형의 이익도 인정됩니다.

 

‘00골’은 현재 네이버에 단독 검색어로도 추천되고 있는 바, 대중(일반 소비자)들에게 인지도가 매우 높음을 알 수 있습니다.

또한 2015년 기준 연 매출이 15억원에 달하는 규모의 한식전문점으로 추정되는 바, 위 상호에 대한 고객의 신뢰 및 고객흡인력은 상당할 것입니다.

 

나아가 ‘00골’은 음식점 평가 전문지인, 미슐랭 가이드 2017에 선정되어 있으며 “0000 로드”, “000000” 등의 여러 방송매체에도 방송되었는바, 위와 같은 결과는 의뢰인의 상당한 투자나 노력으로 만들어낸 성과인 것이고 이는 상호인 ‘00골’에 이미 화체되었다고 볼 수 있습니다.

 

이러한 상호를 B가 자신의 상표로 무단 등록하는 것은 의뢰인의 성과에 편승하여 이익을 누리기 위한 목적임이 명백하며, 이는 A의 ‘00골’상호와 관련된 고객흡인력, 영업가치 등의 무형의 이익을 침해하는 것 입니다.

 

따라서 ① A가 형성한 ‘00골’의 가치의 존재, ② 이를 이용하여 이익을 취하려는 등록 상표권자의 의도, ③ 이로 인해 초래된 ‘00골’상호와 관련된 무형의 이익 침해를 확인하여, 등록 상표권자의 상표 등록 및 사용이 부정경쟁행위에 해당함을 증명해야 할 것입니다.

 

 

등록상표의 취소 혹은 무효를 통해 해당 상표를 말소시켰다면, 그 상표에 대해 부정경쟁방지법 상 권리 침해를 주장하는 자가 추가적인 권리 침해를 미연에 방지하고 좀 더 확실히 자신의 권리를 보호받기 위해 해당 상표를 자신의 명의로 등록하는 것이 바람직할 것 입니다.

 

이미 선행된 등록상표 취소 및 무효 청구의 과정에서 해당 상표에 대한 경제적 가치 등이 인정되었기 때문에, 권리자는 용이하게 상표등록을 마칠 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

따라서 A는 상표법 제36조의 절차에 따라 소정의 사항을 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하여, 심사 과정을 거친 후 상표를 출원 받을 수 있습니다.



​감사합니다.

변호사 황세동