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승소사례

상표법위반 손해배상청구 방어 승소사례

작성자
admin
작성일
2018-08-09 05:05
조회
989


이번 승소 사례는 상표권자가 상표를 사용할 수 있는 지위에 있지 않는 경우 제3자에게 통상사용권을 부여하는 방식으로 사용하였다 하더라도, 상표권자인 원고에게 손해가 있다고 볼 수 없다는 취지의 판결입니다.

통상 치과 및 의료업계에서 프랜차이즈화한 법인이 상표권을 보유하고 지점을 설립하는 경우가 많은데 이경우 법인의 손해배상 청구권을 제한한 의미 있는 판례입니다.

의 정 부 지 방 법 원


판 결

사 건 2015가단125395 손해배상(지)

원 고 주식회사 0000

피고 정00

주 문

1. 원고의 주위적 청구와 예비적 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

주위적으로, 피고는 원고에게 61,200,000원 및 이에 대하여 2014. 10. 29.부터 이 사건

연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 예비적으로, 피고는

소장부본 송달일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 예비적으로, 피고는 원고에게 50,000,000원 및 이에 대하여 2014. 10. 29.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.


이 유

1. 원고의 주장 요지

원고는 2011. 1. 4. 지정서비스업이 치과업, 치과보조업, 의료기계기구 임대업(치과관련), 의료보건장비 임대업(치과관련),의료정보제공업(치과 관련)이고, 아래 <그림 1>과 같은 표장을 상표서비스표로 등록한 상표권자이고(이하 위 등록상표서비스를 ‘이 사건 사용’라고 하고, 이 사건 상표에 관한 원고의 권리를 ‘이 사건 상표권’이라고 한다), 피고는 2014.3.경부터 2014. 10.경까지 000시 00로 000 (00동, 2 층)에서 아래 <그림2>와 같은 표장을 사용하여 치과의원을 운영해 온 사람이다.

피고는 이 사건 상표와 유사한 표장을 이 사건 상표권의 지정서비스업 중 하나인 치 과업에 사용함으로써 이 사건 상표권을 침해하였고, 그로 인하여 이 사건 상표권자인 원고에게 손해를 입혔다.

따라서 피고는 원고에게, ① 주위적으로는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제3항에 의하여 원고가 이 사건 상표에 관 하여 통상사용권 설정이 포함된 라이센스계약을 통하여 받을 수 있는 라이센스료 상당 액인 61,200,000원을, ② 예비적으로는 같은 법 제67조의2 제1항에 의하여 법정손해배 상액의 상한인 50,000,000원 및 위 각 돈에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2. 판단

구 상표법 제67조 제3항 및 제67조의2 제1항은 모두 상표권 침해행위로 상표권자가 입은 손해에 관하여 손해액의 추정 또는 손해액에 관한 증명책임의 경감 규정일 뿐 손 해 발생 자체를 추정하는 취지의 규정에 해당하지는 않는다.

한편 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 각 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하 고 있음을 주장, 입증할 필요가 있다.

위 법리에 비추어 보건대, 이 사건에서 피고가 이 사건 상표와 유사한 표장을 이 사건 상표의 지정서비스업인 치과업에 사용하였다는 사실을 들어 원고가 그로 인한 영업 상 손해의 배상을 구하기 위해서는 원고가 스스로 치과업에 이 사건 상표를 사용한 사 실이 있어야 한다.

살피건대, 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하는 대신 제3자에게 상표 권에 관하여 통상사용권을 설정해 주고 그 통상사용권자로 하여금 등록상표를 사용하는 방식으로 상표를 사용할 수 있고, 이러한 방식의 상표권사용도 위에서 본 상표권사 용에 해당할 여지가 있으나, 상표란 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외 하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다)을 생산, 가공 또는 판매

하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서 자타상품식별기능과 출처표시기능을 가진 것으 로 등록된 것이고, 상표법은 이러한 상표의 기능을 보호하는 취지의 법이라는 점에 비 추어 보면, 앞서와 같이 통상사용권 설정을 통한 상표의 사용이라는 것도 어디까지나 상표권자가 스스로 해당 상표의 지정상품 또는 지정서비스에 관한 영업을 할 수 있는 것을 전제로 하는 것으로 보는 것이 타당하다.

그런데 이 사건의 경우 원고는 상법에 따라 설립된 주식회사로서 의료기관을 개설할 수 있는 의료법상 의료법인에 해당하지 않음이 분명하므로 원고로서는 이 사건 상표의 지정서비스 중 치과업을 법률상 적법하게 영위할 수 없고, 오로지 치과의사나 의료법인에 통상사용권을 설정해 주고 사용료를 받는 방식의 영업만을 할 수 있을 뿐이다. 이러한 영업의 태양은 사실상 상표대여업이나 마찬가지로서 이러한 경우까지 원고가 이 사건 상표를 그 지정서비스업인 치과업에 업으로 사용하고 있는 것이라고 할 수는 없다.

따라서 설령 피고가 이 사건 상표와 유사한 표장을 피고가 운영하는 치과의원의 외부 간판, 내부 시설 등에 사용한 것이 사실이고, 이것이 이 사건 상표권을 침해한 행위에 해당한다고 하더라도 원고에게 그로 인한 손해가 있었다고 인정하기는 어렵다.

3. 결론

그렇다면 원고의 주위적 및 예비적 청구는 나머지 주장들에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.